企业涉外知识产权侵权防御及新
科技技术的管理与自由运作
2011年11月
梁子樵 (高级合伙人)
美国欧夏梁律师事务所
OSHALIANG LLP
美国欧夏梁律师事务所简介
• Established 1997创立
• Offices: 办公地点
– Houston, Texas 德州休斯敦
– Paris, France 法国巴黎
– Silicon Valley, California 加州硅谷
– Tokyo, Japan 日本东京
– Austin, Texas 德州奥斯丁
– 中国杭州 (2012年初成立)
梁子樵 博士简介

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台湾大学 药学系学士
美国布朗大学 化学博士
布兰代斯大学 博士后研究
德州大学休斯顿医学院 教授
休斯顿大学
法学博士
 业务领域涵盖：专利申请和诉讼，知识产权法律
咨询，知识产权资产管理，许可，法律意见与专
利自由操作的辅导。
 客户涵盖：生物科技，医药，医疗器材，化学，
化工，计算机，纳米技术，石油，光学等行业。
Federal Courts 联邦法院
•94 地区法院
•11 巡回法庭
•联邦巡回法庭
专利的基本特征：地域性
• 专利是政府授予的权利，只在授权国境内
有效。
• 产品专利必须要产品在授权国内出现才侵
权。
• 同样地，方法专利只会在被授权的国家境
内实施该专利的行为所侵害。
下面会另外讨论美国专利侵权的一些例外
美国专利侵权
• 直接侵权 (当事人) – 35 USC 271(a)
• 间接侵权 (共犯)
– 引诱侵权(induce) – 35 USC 271(b)
– 共同(参与)侵权(contributory) – 35 USC 271(c)
• 以上行为在美国国内才侵权，下面是美国境外的
间接侵权行为:
– 提供部件到国外组合– 35 USC 271(f)(1)
– 提供专利特用的零件– 35 USC 271(f)(2)
– 进口美国专利方法在国外制造的产品- 35 USC 271(g)
美国271(b)条款引诱侵权
(b) Whoever actively induces infringement of
a patent shall be liable as an infringer.
积极引诱他人侵权的行为者和侵权者同罪
积极引诱需要具备下列要件：
1.知道专利的存在 (knowledge)
2.故意(有心的; intent)引诱他人侵权
美国271(b)条款引诱侵权
Global-Tech Appliances, inc. v. SEB S.A. (S.Ct.. 2011)
•
SEB 的专利是关于含有一圈空气绝热层的电子油炸锅的技术，因为有空
气绝热层所以外锅不会烫
•
香港华利美公司 Pentalpha 仿制SEB电子油炸锅, 但外观不一样
•
华利美找律师写不侵权意见书可没告诉律师他们制造的是山寨版
•
华利美把产品卖给Montgomery Ward百货公司
•
联邦巡回法庭：“Deliberate Indifference” = Knowledge
•
故意忽视(不担心)有专利存在的可能性 = 知道有专利存在
• 美国最高法院 (2011-05-30): Willful Blindness 故意装瞎
 (1) the defendant must subjectively believe that there is a high
probability that a fact exists, and
 (2) the defendant must take deliberate actions to avoid learning of
that fact.
美国境外271(g)条款侵权行为
• 境外侵权的例外适用于方法专利：
1、产品在美国境外使用美国专利的方法制造；
2、进口该产品到美国
• 这种侵权行为被称为“271(g)条款”侵权行为
• 如果没有这个条款，任何人都可以在美国境外生
产涉及专利方法的产品，然后进口该产品到美国、
在美国境内销售，却不会侵害美国的专利。
美国境外271(g)条款侵权案例
• 辉瑞公司告Aceto,合肥香料厂等侵权。
• 辉瑞指控合肥香料厂用辉瑞专利的方法制
造麦芽酚 (maltol)卖给中化集团. 中化集
团 再将麦芽酚卖给美国F&S公司，后者将
麦芽酚进口到美国.
• 法院裁定：合肥香料厂不参与“进口”
所以没有违反 271(g)条款。
Pfizer Inc. v. Aceto Corp., 853 F. Supp. 104 (SDNY 1994)
美国境外271(g)条款侵权案例
• Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc.,
340 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2003)
• 35 U.S.C. § 271(g) 只适用于实体的产品
• 实验数据不是实体产品，不适用此条款
• 35 U.S.C. § 271(g) 只适用于制造方法专利，
不适用于使用方法专利。
美国境外271(f)条款侵权行为
• 根据35 U.S.C. §271(f)，把未组装的部件
出口到美国境外，在美国境外组装成产品，
也会构成侵权。
• 这种侵权行为被称为“271(f)条款”侵权行
为。
• 如果没有该条款，那么这种行为应该不会
构成侵权，因为组装好的产品从未在美国
存在过。
美国境外271(f)条款侵权案例
Eolas Technologies, Inc. v. Microsoft Corp. 399 F3d
1325 (Fed. Cir. 2005); reversed, 550 U.S. 437 (2007)
• 微软把含有“声音转码程序”的软件放在光盘送到国外让
制造商把该软件装到电脑里去贩卖。
• 美国地方法院及联邦巡回法庭判决：
–此软件是专利的“部件”
–虽然原来的光碟没有装入电脑，复制的软件是侵权的
部件。
• 美国最高法院(2007)判决：
–35 USC 271(f)只涵盖实体的“部件”，不涵盖软件
–原来的光碟没有装入电脑，复制的软件不算。
Litigation Costs 诉讼的花费
Size of
Litigation
Typical Cost of Litigation
Stage
Low-end
Likely
High-end
End of Discov.
$200,000 $460,000 $500,000
<$1M All Inclusive
$380,000 $770,000 $1,000,000
End of Discov.
$700,000 $1,600,000 $2,000,000
$1M–$25M All Inclusive
$1,250,000 $2,650,000 $3,500,000
End of Discov. $1,500,000 $3,340,000 $4,500,000
>$25M All Inclusive
$3,000,000 $5,500,000 $7,000,000
2007 AIPLA Economic Survey
来源于美国知识产权法协会2007年经济调查报告
美国专利侵权的救济
• 禁止令
• 金钱赔偿
• 故意侵权时，赔偿金可以增加到三倍
Damages 金钱赔偿
35 USC § 284 ¶ 1
“. . . damages adequate to compensate
for the infringement, but in no event less
than a reasonable royalty for the use of
the invention by the infringer, together
with interest and costs”
赔偿金额要足够弥补侵权造成的损失
原告的损失
被告获得的利益
合理的许可费
Lost Profits
专利权人损失的利润
Panduit Factors
Proof required: 必须证明的内容
• Demand for the patented product
该被侵权产品有市场需求
• Absence of acceptable non-infringing substitutes
市场上没有其它可取代产品
• Mfg. and marketing capacity to exploit the demand 专
利权人有生产行销能力
• Amount of profit patentee would have made on lost
sales
专利权人原本可以获得的销售利润
Damages 赔偿
35 USC § 284 ¶ 1
“. . . damages adequate to compensate for
the infringement, but in no event less than
a reasonable royalty for the use of the
invention by the infringer, together with
interest and costs”
专利侵权的赔偿额不能低于合理的专利许可
使用费。
Reasonable Royalty
合理的专利许可金
• “Reasonable royalty” = what would
have been the negotiated rate
合理的许可金 = 双方在正常状况下磋商
后愿意接受的金额
故意侵权的加倍赔偿
– Enhanced Damages (Treble Damages)
三倍赔偿
• “Willful Infringement” 故意侵权
• Up to three times the amount of actual damages
最高按照三倍的实际损失赔偿
• “Totality of the Circumstances”
根据整体的因素考量
• Willful infringement is more difficult after In re
Seagate (Gross Negligence)
在Seagate案后，故意侵权的新标准
Hypothetical: 案例假设
•
•
•
You are a manager in the intellectual property department
of Company “A”, a Chinese manufacturer
假设你是中国A公司的知识产权部/法务部经理
You manufacture and sell “widgets” to Company “B”, a
trading company, who (with your knowledge) exports the
widgets to the United States
贵公司的零件卖給B公司，制造成商品后销售到美国
Company B receives the following letter, and sends it to
you asking what to do:
B公司在收到美国C公司寄來的律师信后﹐咨询你如何处理
这个知识产权纠纷
Hypothetical: 案例假设
Dear Company B President,
Here at Jones Corp., we take matters of intellectual
property very seriously. We have noticed you are selling
widgets in the United States. We bring to your attention our
‘123 patent, a copy of which is attached, which contains broad
claims directed to widgets. We ask that you carefully
consider our patent to ensure that there is no infringement on
the rights of our company.
我们注意到贵公司在销售某个产品﹐我们认为你们的产品可能
和我们的123号专利有关联﹐在此附上一份此专利﹐希望你們
注意不要侵犯我们的专利。
What to do?如何处理
 The letter from Jones Co. did not actually
accuse you of infringement. Can you safely
ignore it? 既然这封信没有明确指明侵权，你
可不可以不管﹖
 Company B is the one who is exporting to
the U.S. – can you ignore the situation and
let them deal with it? 这是B公司销售产品到美
国而惹來的麻烦，你可不可以袖手旁观﹖
 Do you need to obtain an opinion to avoid
willful infringement?
需不需要找个美国的知识产权律师出个法律
意见书以防將来可能被判故意侵权？
What to do? 如何处理
• If you obtain an opinion, to whom can you
show it?
假设你得到了美国律师的法律意见书﹐你可以让
哪些人看这个意见书﹖
– Company B? B公司﹖
– Jones Corp? 美国C公司﹖
– Within your own company: 在你公司內部
• President? 总经理﹐董事长
• Sales people? 销售员
• Engineering group leader? 研发部主任
Case Study:Crystal
案例
• Crystal was the assignee of 3 patents
relating to 16-bit audio CODECs
Crystal 公司拥有三个16位元语音解码器的专利
246 F3d 1336 (2001)
Crystal
•
•
•
•
Tritech manufactures audio chips
– Had facilities in California and Singapore
Tritech语音芯片公司在加州和新加坡有工厂
Tritech knew of Crystal’s patent
Tritech公司知道Crystal公司的专利技术
– began manufacturing 16-bit CODECs in
Singapore Tritech公司因此只在新加坡工厂制
造该16位元的解码器
Sold world-wide except U.S. 产品也只销售到美国
以外的地区
Some sold to OPTi, who imported to U.S.
部份产品卖給OPTi，后者將此产品进口到美国
Crystal
• Trial Court awarded $10,000,000
damages 法院判决一千万美元的赔偿
• Found Tritech 60% liable
Tritech承担60% 的责任
• Found OPTi 40% liable
OPTi承担40%的责任
• Found Tritech willfully infringed
Tritech是故意侵权
• Doubled damage award to
$20,000,000 赔偿额加倍到二千万美元
Hypothetical Case Answer:
假设案件的答案
 The letter from Jones Co. did not actually
accuse you of infringement. Can you safely
ignore it? 既然警告信不是针对你公司的，你
可以不管吗﹖
• Answer: NO 不可以
– You are now on notice of the patent
因为你已经知道这个专利的存在
– You must avoid reckless disregard of patent
你要避免魯莽不顾及这个专利的行为
– You have option of filing declaratory judgment
action for invalidity and/or non-infringement
你可以先发制人去申请这个专利无效或者不侵权
Hypothetical Case Answer:
假设案件的答案
 Company B is the one who is exporting to the U.S.
– can you ignore the situation and let them deal
with it? 是B公司把产品卖到美国的﹐可否就让他们
自己去处理？
• Answer: NO
不可以
– You may be found liable for indirect infringement
based upon direct infringement by your
customer 因为你可能被判间接侵权
– If your conduct is willful, you may have to pay
enhanced damages based upon Company B’s
sales 假如被判定故意侵权﹐还可能要承担加倍
赔偿责任
Hypothetical Case Answer:
假设案件的答案
 If you decide to get an opinion from a U.S.
lawyer, is that, by itself, enough to prevent a
finding of willfulness?
•
假如你决定要向美国律师征求法律意见书﹐这是不是足夠
避免被判故意侵权﹖
Answer: NO 不足夠
– Opinion must be reliable; must contain reasoned
analysis
法律意见一定要可靠﹐一定要有详细合理的分析
– Totality of circumstances must convince jury of no
reckless disregard
整体的证据要能说服陪审团相信你沒有魯莽不去顾及
专利的存在的事实
Hypothetical Case Answer:
假设案件的答案
 Once you receive the opinion, to whom
can you show it?
法律意见书收到后﹐可以拿給谁看﹖
– Company B? B公司﹖
– NO – showing the opinion to Company B
will waive privilege
不可以。給B公司看就会丧失特权保护
– Confidentiality does not help
有保密合同也沒用
– Can use common interest agreement
可以利用共同利益合同来避免丧失保护
Hypothetical Case Answer:
假设案件的答案
 Once you receive the opinion, to whom can
you show it? 收到意见书后﹐可以给谁看﹖
– Within your own company: 公司內部成员
•
President? 总经理
–
•
Sales people?
–
•
Yes
可以
营业员
Generally no, unless special need, then must be very
limited 通常是不可以﹐除非有特殊需要﹔尽管
如此也要有限度的給他看
Engineering group leader? 研发部经理
–
If there is a need to know; acting under instructions of
officers of company
有必要才可以给看，最好是在上級主管指示下
給他看
Conclusion 结论
 Avoiding finding of willfulness is top priority
防止被判故意侵权应该是公司最重要的目标之一
 Obtain reliable opinions when necessary
必要时﹐需要取得可靠的律师法律意见书
 Consider privilege as part of overall strategy for
handling patent issues
把维护律师客户特权保护视为专利整体策略的一
部分
如果我的产品有我自己的专利保护，
我还需要担心侵犯别人的专利吗？
Freedom To Operate (FTO)
运作自由
产品的制造，销售不侵犯别人的
法定权利(专利，商标，著作权)
- 预防胜于治疗 -
专利权是无形的财产
专利保护的范围有可能重叠
Freedom To Operate (FTO) 运作自由
专利检索
没有
运作自由
有
障碍专利
应变对策
FTO 专利检索考虑的因素
专利保护具有地域性 – 国家法律范围
专利保护有一定时限 – 20年
专利的保护范围有限
–
由权利要求项界定
FTO 专利检索
根据 “产品” 或 “制造过程” 来决定检索策略
要考虑所有的原料，以及制造过程
目标市场 - 美国，日本，欧盟(各个国家)
现在还有效的专利(包括延期)，以及待审的申请案
尽量彻底 - 但是没有绝对保证、只能减少风险
FTO 运作自由
检索结果
初步分析 (律师，工程师)
无关
可能有关
有关
详细分析 (律师)
不侵权意见
障碍专利
阻碍专利的应对策略

挑战其有效性 (申请无效;专利无效意见)

购买专利 或 获得许可

规避设计

交叉许可
优选策略
投资生产之前先作检索
预防胜于治疗
规避设计
取得律师不侵权或专利无效意见书
律师意见书也可以帮忙公司主管决定
经营方针
更优选的策略
建立自己的专利技术
有能力反击就不会被打 (最佳的防御是
攻击)
监视竞争对手的专利申请案
知己知彼
尽职调查
• 案例：一家美国公司欲与一中国公司在中
国建立合资企业，在中国生产产品，在美
国销售该产品。
美国公司说：他拥有美国专利权，权利要
求项覆盖从制造、使用产品（方法专利）
到该产品本身（产品专利）的权利。
尽职调查
律师提示：
• 永远不要只听信某一公司的单方面陈述
• 一定要独立的进行调查，针对潜在的合资
方所做出的称述和承诺；并且
• 要深入调查一些对方当事人可能会隐瞒的
潜在知识产权的问题
尽职调查
• 尽职调查的定义：
– 独立自主的且全方位的调查合作方所做出的称
述及承诺；并且
– 独立自主的且全方位的调查合资过程中可能存
在的或潜在的困难。例如，其他专利封锁（第
三方的专利权）可能会阻止合资产品的生产与
销售。
尽职调查
• 上述合资的中国企业的专利风险：
1、美国公司是否真实的拥所描述的专利；
2、留意美国公司有没有能力在美国本土制造、使
用、销售该产品（第三方拥有的专利权是否可能
会影响到本专利产品）；
3、在中国是否也会遇到专利权封锁（这方面可会
同中国专利律师进行共同调查）
确定美国公司是否拥有其所声称的专利
• 企业也可以查询美国专利商标局的网上资源信息，
同时审查合资公司的美国专利权及专利申请书的
内容。
– http://patft.uspto.gov/ 是USPTO的主网站
– 该网站，可以查到已授权的专利及申请进行中
的专利信息。
– 此外，通过“Public PAIR” 网站可以查到已公布
的及正在申请的美国专利的申请过程信息及历
史资料。同时这个网站还可以查询到USPTO记
录的美国专利所有人的其他信息。
确定美国公司是否拥有其所声称的专利
• 通过USPTO或其它商业网站(West Law or Lexis),
通常可以确定合资公司以下情况：
1、对专利权和专利申请权是否拥有100%的权利；
2、调查其他相关技术、专利或专利申请的情况，
防止可能的隐瞒；
3、获取该美国专利和专利申请的诉讼历史。
确定美国公司是否拥有其所声称的专利
• 知识产权律师应负责完成调查美国专利和专利申
请的工作，简单总结如下：
– 专利有效性和可执行性
– 专利权的范围
– 专利权的期限
– 任何其他影响专利权的法律问题
确定美国公司是否拥有其所声称的专利
• 知识产权律师应在进行初步调查后，区别出最重
要的专利问题，对这些问题，律师需要提示企业
格外注意可能引发的不利因素，如专利被宣告无
效。
• 对重要的专利，公司应聘请知识产权律师出具法
律意见书，对该知识产权的有效性和可行性进行
综合评估。
确定美国公司对其专利
拥有100%所有权
• 可能被忽视的非常重要的一步：
中国公司应确定外方公司对其专利拥有100%的
所有权。
• 在美国，任何专利权共有人都可以单独实施其专
利或将其权力许可、转让给他人，无须取得其他
共有人的同意。（意味着在美国，如果一项专利
权被几个人共有，这项专利几乎不值钱）。
确定美国公司是否拥有其所声称的专利
中国公司必须在合资或者合作前，证实合
资的产品是否能在中国境外获得专利权保
护。从而防止国内外的竞争对手复制该产
品或销售相似产品。
在中国境内的运作自由
中国公司必须考虑合资的产品是否能在中
国境内生产，不侵犯他人的权利。
如果美国合作对象在中国也有专利保护，
就可以防止国内的竞争对手制造该产品或
销售相似产品。
确定美国公司在“美国的使用”不受限制
• 这一步是非常关键。
• 中国公司必须雇佣美国的法律顾问评估合
作计划生产和销售的产品，然后做“自由
运作（FTO）、背景调查、综合评估并提
出相关的专业性意见。
确定美国公司在“美国的经营”
不受限制
“自由运作”的主要目的是充分了解在境外销售
该产品的法律风险，包括是否会因知识产权侵权
被起诉及被诉支付赔偿金的风险，或是产品被禁
止在境外销售的风险。
专利事务管理
• 知识产权无形资产对任何一个公司都是有价值的。
• 如果企业拥有专利资产，应考虑通过专利转让或
授予许可的方式实现其价值。
• 要制定具有战略性的专利决策，这是普遍适用的
规则。
– 例如，不要仅仅因为一些东西容易获得专利权而去申
请专利。这类现象，在亚洲一些国家比较突出。
专利战略
• 专利战略要求专利权：
– 包含必要的对公司当前或未来的技术发展有确
实推动作用的。
– 排除竞争对手实施当前或未来的技术或相关技
术。
专利战略：专利地图
通过创建和评估一项特
定技术的专利地图和前
景，可以对制定战略性
的专利规划有很大的帮
助。
专利地图
• Generally, patent landscapes focus on a
specific technology and determine all
patents, patent applications, and prior art
that exists in that technology.
通常，专利地图只专注于某一项特定的专
利技术，并确定该技术领域的所有专利、
专利申请及现有技术。
专利地图
• 通过专利地图，我们可以确定以下内容：
– 一项技术的哪些方面已经获得专利（获悉已有
专利的权利所有人及专利期限）
– 哪些领域已存在现有技术而可以免费使用（因
此，在没有专利权的领域的技术将可能被任何
一方获得）
– 那些仍能够获得专利权的技术领域（这些领域
通常会在其技术研究、市场化、专利申请等方
面获得重视）
专利地图的应用
 专利地图可以展示公司在某特定技术上的专利情
况（对比其竞争对手在同等领域的技术）。
 通过这个蓝图，公司可以获知：在哪个方面的专
利权非常牢固，哪些方面比较薄弱但可以有发展
空间，及哪些方面会遇到障碍（如果可能有障碍，
这些障碍来自于哪里？）
专利地图的应用
 通过专利地图分析，公司可以有效地决定如何获
得某项专利（可以通过自己研发申请专利或通过
从第三方处获得该专利使用权），从而掌握该技
术领域的这项技术的重要部分。
 专利领域应紧密联系并包含公司的商业目标（包
括现阶段及将来的目标）。
注意：专利取得时间长
而技术发展迅速
• 公司应持续的、有计划的评估其专利技术、
专利战略及公司的商业产品，包括将来的
产品。
• 美国专利申请通常需要至少3年（国外的专
利有时一年后再进入美国专利局申请）
协调专利与商业技术
• 因此，一项最初在中国准备并提交到美国
的专利申请，可能要经过5年的时间。
– 而且，依据各国法律，从最初提交申请起便不
能增加新的专利主题（NO new matter may be
added ）
• 但，商业技术的发展和变化是非常快的。
专利取得与技术产业化的协调
• 因此，律师的工作必须紧密与商业及市场人员联
系，以确保公司的专利技术覆盖到其现有和将来
的产品。
• 同样，企业也必须紧密关注专利竞争对手，谋求
取得与公司未来商业利益有关的技术专利。
专利取得与技术产业化的协调
• 重要的是，这同样意味着，有时候技术商
品化不得不被迫取决于（至少是部分取决
于）专利申请与授予的情况。
• 例如，如果律师知道第三方竞争者也控制
了某一技术。公司就必须明白，由于第三
方拥有的专利权，如需要涉足该技术领域
必须要谨慎。
专利战略的关键性
 专利战略的关键在于是一个公司的专利战略应密
切的、持续的联系公司的商业技术（包括未来的
产品计划）。
 公司的商业技术管理和发展要充分理解和采纳知
识产权律师的建议，特别是要通过律师充分了解
行业内的技术与法律信息，不要轻易涉足有可能
遇到专利问题的技术领域。
谢 谢！
梁子樵
Cliang@oshaliang.com
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欧夏梁中国分所将于2012年初在杭州设立！