Computerrecht 2013/193: Technisch karakter’ zal bij
software-gerelateerde octrooien altijd punt van discussie
blijven.
Essentie
Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt van discussie blijven.
Partij(en)
Arrest inzake
1. de rechtspersoon naar vreemd recht Starsight Telecast Inc.,
gevestigd te Santa Clara, VS,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht Gemstar Development Corporation,
gevestigd te Santa Clara, VS,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht Rovi Corporation,
gevestigd te Delaware, VS,
appellanten
advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te 's-Gravenhage,
tegen
1. de vennootschap naar vreemd recht Even Investment 2 S.à.r.l.,
gevestigd te Luxemburg, Luxemburg
2. Telecai-Den Haag B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
3. Plinius Investments B.V.,
gevestigd te Groningen,
4. Ziggo B.V.,
gevestigd te Utrecht,
5. Breedband Breda B.V.,
gevestigd te Breda,
6. Ziggo Netwerk B.V.,
gevestigd te Groningen,
geïntimeerden,
advocaat: mr. J.J. Allen te Amsterdam.
Partijen zullen hierna worden aangeduid als enerzijds 'Rovi' en anderzijds 'Ziggo'.
Computerrecht 2013/193: Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt…
Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C57884&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Dit document is gegenereerd op 30-03-2015. Kijk voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl
Pagina 1/10
Uitspraak
1.Het procesverloop
Bij exploit van 16 augustus 2011 is Rovi in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen
vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 18 mei 2011. Bij memorie van grieven tevens houdende
eiswijziging (MvG) heeft Rovi drie grieven tegen dat vonnis aangevoerd die door Ziggo zijn bestreden bij
memorie van antwoord (MvA).
Ter zitting van dit hof van 7 maart 2013 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Rovi door mrs.
B.J. van den Broek en A.A. Hirschfeld, advocaten te Amsterdam, en D. Owen, octrooigemachtigde, en
Ziggo door haar advocaat, diens kantoorgenoot mr. P. van Dongen en mr. ir. F.A.T. van Looijengoed,
octrooigemachtigde. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities (hierna: PA =
Pleitnotities in Appel, de pleitnotities uit de eerste aanleg zullen worden afgekort tot: PE).
Met het oog op het pleidooi heeft Rovi op voorhand een 'akte houdende overlegging productie tevens
aanvulling grondslag van eis' met productie 40 aan het hof en Ziggo gestuurd. Het tegen overlegging
van deze productie door Ziggo ter zitting gemaakte bezwaar wordt gepasseerd nu die, op 21 februari
2013 ter griffie van het hof ingekomen productie tijdig (in de zin van het toepasselijke procesreglement)
is toegezonden en er anderszins geen redenen zijn om haar te weigeren. Verder heeft Rovi op 1 maart
2013 het hof een brief gestuurd houdende de mededeling dat partijen overeenstemming hebben bereikt
over de proceskosten in hoger beroep. Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd.
2.Beoordeling van het hoger beroep
1.
a.
b.
De door de rechtbank onder 2 van het vonnis van 18 mei 2011 (hierna ook: het vonnis)
vastgestelde feiten zijn niet bestreden zodat ook het hof daarvan uit zal gaan. Het gaat in dit geding
om het volgende.
Rovi is houdster van Europees octrooi 1 244 300 (hierna ook: EP 300 of het octrooi), dat op 12
januari 2005 op een aanvraag van 10 september 1991, met gelding voor onder meer Nederland, is
verleend voor een: 'method and apparatus for accessing information about television programs' (in
de niet-bestreden Nederlandse vertaling: werkwijze en inrichting voor het toegang nemen tot
informatie over televisieprogramma's). EP 300 waarvoor prioriteit is ingeroepen vanaf 10 september
1990 heeft betrekking op elektronische programmagidsen (EPG's).
EP 300 bestaat uit 10 conclusies, die in het vonnis in de originele Engelse taal zijn weergegeven.
De onafhankelijke hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 luiden in de onbestreden Nederlandse
vertaling als volgt:
"1. Werkwijze voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de
werkwijze de stappen omvat van het in een elektronisch geheugen van een
roosterbesturingsorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, opslaan van een
veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en
kanaal omvat, het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de
opgeslagen opsommingen een titel van en kanaalinformatie over een geselecteerd programma
gelijktijdig met het geselecteerde programma verschaft wanneer een kanaalverandering wordt
geselecteerd, en het in responsie op een gebruikerinvoer tonen van een verdere overlay welke
Computerrecht 2013/193: Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt…
Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C57884&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Dit document is gegenereerd op 30-03-2015. Kijk voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl
Pagina 2/10
6.
2.
3.
4.
5.
6.
verdere informatie bevat over het geselecteerde programma op basis van de opgeslagen
opsommingen.
Inrichting voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de
inrichting de middelen omvat voor het in een elektronisch geheugen van een
roosterbesturingsorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, opslaan van een
veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en
kanaal omvat, middelen voor het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis
van de opgeslagen opsommingen een titel van, en kanaalinformatie over, een geselecteerd
programma verschaft in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma wanneer een
kanaalverandering wordt geselecteerd, en middelen voor het in responsie op gebruikerinvoer
weergeven van een verdere overlay welke verdere informatie over het geselecteerde programma
bevat op basis van de opgeslagen opsommingen."
Stellende dat Ziggo inbreuk maakt op EP 300 heeft Rovi in conventie gevorderd, voor het
grondgebied van Nederland, een inbreukverbod met nevenvorderingen en schadevergoeding op te
maken bij staat. In reconventie heeft Ziggo die de inbreuk betwist gevorderd vernietiging van het
Nederlands deel van dat octrooi wegens:
verboden toevoeging van materie (artikelen 123 lid 2 en 138 lid 1 sub c EOV/artikel 75 lid 1 sub
c ROW);
niet-octrooieerbaarheid omdat het zou gaan om een computerprogramma of presentatie van
gegevens (artikel 52 lid 2 EOV/artikel 2 lid 2 ROW);
gebrek aan nieuwheid (artikel 54 EOV/artikel 4 ROW);
gemis aan inventiviteit (artikel 56 EOV/artikel 6 ROW).
De rechtbank heeft, in zoverre de vordering van Ziggo in reconventie toewijzend, EP 300 vernietigd
op de grond dat sprake is van verboden toegevoegde materie. Om deze reden zijn ook de
vorderingen van Rovi in conventie afgewezen.
Hiertegen richten zich de drie grieven van Rovi, die bij MvG tevens haar eis heeft gewijzigd in dier
voege, dat haar vorderingen, met uitzondering van die ter zake van de proceskosten, alleen nog
maar zijn gericht tegen geïntimeerde sub 4 (Ziggo B.V.) en dat, vanwege het verstrijken van de
looptijd van het octrooi, in plaats van het inbreukverbod een verklaring voor recht wordt gevorderd
dat Ziggo B.V. daarop inbreuk heeft gepleegd. Bij de op 21 februari 2013 ter griffie van het hof
ingekomen akte heeft Rovi de grondslag van haar eis vermeerderd in die zin, dat deze tevens is
gebaseerd op directe inbreuk op conclusie 4 en indirecte inbreuk op conclusie 9. Het hof acht,
ondanks het daartegen door Ziggo gemaakte bezwaar, deze wijziging van grondslag van eis
toelaatbaar nu zij in het verlengde ligt van de al eerder door Rovi aangevoerde grondslagen.
Het hof zal eerst ingaan op de door Ziggo zowel in de eerste aanleg als in hoger beroep betrokken
stellingen, dat EP 300 nietig is omdat het geen octrooieerbare materie bevat in de zin van artikel 52
EOV/2 ROW althans inventiviteit mist.
In navolging van partijen zal het hof de kenmerken uit de hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 als
volgt opdelen:
(a) werkwijze/inrichting voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's,
waarbij de werkwijze/inrichting de stappen/middelen omvat van/voor:
(b) het opslaan in een elektronisch geheugen van een roosterbesturingsorgaan dat werkzaam is
verbonden met een monitorscherm, van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen,
(b1) waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat;
(c) het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen
Computerrecht 2013/193: Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt…
Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C57884&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Dit document is gegenereerd op 30-03-2015. Kijk voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl
Pagina 3/10
opsommingen een titel van, en kanaalinformatie over, een geselecteerd programma verschaft
(c1) in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma (c2) wanneer een kanaalverandering
wordt geselecteerd;
(d) het tonen (d1) in responsie op een gebruikerinvoer (d2) van een verdere overlay welke verdere
informatie bevat over het geselecteerde programma (d3) op basis van de opgeslagen
opsommingen.
7. De in rov. 5 genoemde vernietigingsgronden zijn onder meer gebaseerd op Europese
octrooiaanvrage 0 337 336 (hierna: EP-A 336) die is gepubliceerd op 18 oktober 1989, dus voor de
voor EP 300 ingeroepen prioriteitsdatum van 10 september 1990. Door Rovi is niet bestreden dat
de kenmerken (a), (b) en (b1) van EP 300 al in EP-A 336 waren geopenbaard. Onder 78 van haar
conclusie van antwoord in reconventie (CvA-ir) heeft Rovi wel betwist dat in EP-A 366 ook al sprake
was van:
I.
kenmerk (c), wat het onderdeel betreft dat de titel en de kanaalinformatie 'op basis van
opgeslagen' opsommingen werden verschaft;
II.
kenmerk (c1);
III.
de kenmerken (d), (d1), (d2) en (d3).
In hoger beroep heeft Rovi (alleen) betwisting III herhaald (MvG onder 62 e.v, 73-77 en 110; PA
onder 95, 98, 109, 110 en 114).
8. Betwisting I van Rovi faalt nu Ziggo er terecht en niet nader weersproken op heeft gewezen (PE
onder 78 en 79) dat uit kolom 7, r. 45-50 van EP-A 366, luidende:
'The title of the running program is then transferred from microprocessor U2 into any desired
location in memory U5. Finally the CCT circuit U3 is set into a mixing mode (Block 66) thereby
superimposing ('punching') the title onto the CRT (Fig. 9)' genoegzaam blijkt dat in EP-A 366 de titel
eerst wordt opgeslagen en daarna wordt weergegeven op het scherm.
9. Ook betwisting II van Rovi faalt. Ziggo heeft er terecht – en niet nader weersproken – op gewezen
(PE onder 82) dat uit kolom 5, r. 9-12 van EP-A 366, luidende:
'(...) transferring the program title information from the memory means for display thereof along with
related image-representative information' (onderstreping door het hof),
en uit kolom 8, r. 19-20 van EP-A 366, luidende:
'In order to make the titles available within a fraction of a second (...)',
blijkt dat in EP-A 366 de titel in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma wordt
weergegeven.
10. Het hof zal er veronderstellenderwijs van uitgaan dat Rovi's betwisting III in zoverre terecht is
opgeworpen dat EP-A 366 geen openbaring bevat van de kenmerken (d)-(d3), die kort gezegd
inhouden dat op dat de televisiekijker door bijvoorbeeld een toets op een afstandbediening in te
drukken ('gebruikersinvoer') verdere informatie (dan informatie over de titel en het kanaal) over het
door hem geselecteerde programma in een overlay op het televisiescherm kan oproepen. Hooguit
hierin kan dus het 'nieuwe' van EP 300 zijn gelegen.
11. Volgens Ziggo behelst dit 'nieuwe' niet méér dan de keuze van de informatie die weergegeven dient
te worden zie onder meer punt 143 van haar conclusie van antwoord tevens houdende eis in
reconventie (CvA/CvE-ir) en punt 155 MvA en betreft dat 'nieuwe' software die informatie op een
bepaalde wijze presenteert (PA onder 70 e.v.). De bijdrage van EP 300 is daarom, aldus Ziggo
(CvA/CvE-ir onder 144), niet technisch van aard en dus, gelet op artikel 52 lid 2 EOV/artikel 2 lid 2
ROW, niet octrooieerbaar althans niet inventief omdat niet-technische materie aan de beweerde
uitvinding geen inventiviteit kan verschaffen (o.m. CvA/CvE-ir onder 164, MvA onder 127).
Computerrecht 2013/193: Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt…
Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C57884&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Dit document is gegenereerd op 30-03-2015. Kijk voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl
Pagina 4/10
12. Ingevolge artikel 52 lid 2 EOV zijn onder meer niet octrooieerbaar computerprogramma's en de
presentatie van gegevens. In lid 3 wordt daaraan toegevoegd dat dit alleen geldt voor de in lid 2
genoemde onderwerpen en werkzaamheden 'als zodanig'. Artikel 52 EOV vormt echter geen
beletsel voor octrooiverlening zodra in de octrooiconclusie sprake is van een technisch element,
ook als dit technische element slechts van ondergeschikte betekenis is (zie ook de hierna te
bespreken 'Duns'-uitspraak).
13. Iets anders is dat bij de beoordeling van de inventiviteit alleen rekening mag worden gehouden met
de technische kenmerken en dat niet-technische kenmerken 'als zodanig' (zoals de presentatie van
gegevens 'als zodanig') bij die beoordeling buiten beschouwing moeten blijven. Het hof schaart zich
achter de volgende passage uit punt 5 van de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep
(Technical Board of Appeal, hierna: TBA) van het Europees Octrooibureau (EOB) van 15 november
2006 in de zaak 'Duns' (T 154/04), waarin de rechtspraak van de TBA's op dat punt is samengevat:
"(f) It is legitimate to have a mix of technical and 'non-technical' features appearing in a claim, in which
the non-technical features may even form a dominating part of the claimed subject matter. Novelty
and inventive step, however, can be based only on technical features, which thus have to be clearly
defined in the claim. Non-technical features, to the extent that they do not interact with the technical
subject matter of the claim for solving a technical problem, i.e. non technical features 'as such', do
not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing novelty and
inventive step".
Bij zijn aanvaarding van deze regel uit T 154/04 heeft het hof van belang geacht dat de Grote Kamer
van Beroep van het EOB in zijn 'opinion' van 12 mei 2010 in zaak G 03/08 heeft overwogen dat:
'[i]t would appear that the case law, as summarised in T 154/04, has created a practicable system for
delimiting the innovations for which a patent may be granted' (punt 10.13.2).
14. De kenmerken (d)-(d3) van EP 300 houden in dat de televisiekijker desgewenst 'verdere informatie'
kan krijgen. Met 'verdere informatie' wordt hierbij gedoeld op informatie die verder gaat dan de in
kenmerk (c) al genoemde informatie over de titel en het kanaal van het geselecteerde programma,
namelijk informatie over de inhoud van het geselecteerde programma, zie hierover ook paragraaf
0037 van de beschrijving van EP 300, waarin wordt opgemerkt dat de overlay 'een
programmatoelichting 70 omvat' 'die informatie bevat die betrekking heeft op een programma dat
actueel wordt uitgezonden op het geselecteerde kanaal'. De inhoud van deze 'verdere informatie' is
louter bestemd voor de zappende televisiekijker en heeft geen enkel effect op de technische
werking van de methode of het systeem waarin het wordt opgeroepen. Het gaat hier dus om de
presentatie van gegevens 'als zodanig'. Dit wordt ingevolge artikel 52, leden 2 en 3, EOV niet
beschouwd als een maatregel met een technisch karakter. Daarnaast bevatten de hoofdconclusies
1 en 6 van EP 300 echter ook maatregelen die wel een technisch karakter hebben, zoals de
maatregel van het verschaffen van middelen voor/de stap van het 'in responsie op een
gebruikersinvoer' weergeven van een overlay met daarin 'verdere informatie'. Dit betekent, gezien
het onder 12 in fine overwogene, dat artikel 52, leden 2 en 3, EOV aan de octrooieerbaarheid van
EP 300 niet in de weg staat.
15. Het onder 13 overwogene brengt evenwel met zich dat bij de beoordeling van de hooguit aan de
kenmerken (d)-(d3) te ontlenen (zie rov. 10) inventiviteit van EP 300 buiten beschouwing moet
worden gelaten dat in deze kenmerken de niet-technische maatregel wordt beschreven om de
televisiekijker desgewenst verdere informatie te presenteren. Die inventiviteitsbeoordeling dient
plaats te vinden aan de hand van de wel-technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) die
Computerrecht 2013/193: Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt…
Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C57884&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Dit document is gegenereerd op 30-03-2015. Kijk voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl
Pagina 5/10
bestaan uit de zo-even al genoemde middelen voor/stap van het 'in responsie op een
gebruikersinvoer' weergeven van een overlay met daarin 'verdere informatie' 'op basis van de
opgeslagen opsommingen'. De ook in kenmerk (c) van EP 300 opgenomen maatregel om een
overlay weer te geven op basis van de opgeslagen opsommingen was al bekend uit EP-A 366, zie
rov. 8. Uit de door Ziggo in punt 137 CvA/CvE-ir genoemde passages uit de stand van de techniek
blijkt dat het op de prioriteitsdatum van EP 300 niets bijzonders was om 'in responsie op een
gebruikersinvoer' anders gezegd: naar aanleiding van het indrukken van een knop van een
afstandsbediening informatie 'op basis van de opgeslagen opsommingen' in een overlay op een
televisiescherm weer te geven. De technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) van EP 300
lagen, zo volgt hieruit, binnen het bereik van de gemiddelde vakman. Geconfronteerd met het
probleem hoe de televisiekijker kan worden voorzien van 'verdere informatie' over het programma
dat hij aan het bekijken is, zou ('would') de vakman dus zonder meer (zonder inventieve denkarbeid)
tot de zojuist genoemde technische maatregelen zijn gekomen. Hieraan gaat Rovi voorbij met haar
stelling onder 88-90 PA, dat de technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) volledig zijn
ingebed in het samenstel van maatregelen volgens de hoofdconclusies en '(...) in belangrijke mate
bij(dragen) aan' naar het hof begrijpt: de oplossing van 'het technische probleem, te weten het
verschaffen van een zeer efficiënte inrichting en werkwijze, waarmee de televisiekijker binnen het
uitgebreide programma-aanbod snel en eenvoudig het gewenste programma kan vinden', zodat
deze stelling haar niet kan baten.
16. Het betoog van Ziggo, dat de (hoofd-)conclusies 1 en 6 van EP 300 niet op uitvinderswerkzaamheid
berusten, treft dus doel. Dat geldt ook voor deze conclusies in de gewijzigde vorm die Rovi bij MvG
(in punt 32) heeft voorgesteld voor het geval het octrooi op enigerlei grond voor vernietiging in
aanmerking zou komen (noot 9 op blz. 9 PA). Niet valt immers in te zien dat de in dit hulpverzoek
aangebrachte specificaties dat de verdere overlay:
i) wordt opgeroepen met behulp van een selectietoets op een afstandsbediening, en
i) gelijktijdig met het geselecteerde programma wordt weergegeven,
die conclusies alsnog inventief zouden kunnen maken. Verder zij nog opgemerkt dat de
(onderbouwde) stelling van Ziggo, dat de maatregelen van de onderconclusies 2 t/m 5 en 7 t/m 10
niet nieuw, dan wel niet inventief zijn ten opzichte van EP-A 366, niet inhoudelijk is bestreden door
Rovi. Die onderconclusies delen dan ook het lot van de hoofdconclusies.
17. De vordering van Ziggo in reconventie tot vernietiging van EP 300 is dus reeds toewijsbaar op de
grond dat de daarin beschreven (technische) maatregelen inventiviteit missen. In het midden kan nu
blijven of EP 300 ook vernietigbaar is op de grond dat sprake is van verboden toevoegde materie,
zoals de rechtbank heeft geoordeeld. Aangezien op een vernietigd octrooi geen inbreuk kon worden
gemaakt, volgt uit voormeld oordeel tevens dat de (inbreuk-)vorderingen van Rovi in conventie
moeten worden afgewezen. De grieven van Rovi kunnen derhalve niet tot vernietiging van het
bestreden vonnis leiden en hoeven niet nader te worden besproken.
18. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij
zal Rovi worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten, die met toepassing van artikel 1019h Rv
zullen worden begroot op het blijkens de (niet weersproken) brief van Rovi van 1 maart 2013 tussen
partijen daarvoor overeengekomen bedrag van € 125.000,-.
3.De beslissing
Het gerechtshof
bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 18 mei 2011;
Computerrecht 2013/193: Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt…
Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C57884&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Dit document is gegenereerd op 30-03-2015. Kijk voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl
Pagina 6/10
-
veroordeelt Rovi in de kosten van de procedure in hoger beroep, aan de zijde van Ziggo begroot op
€ 125.000,-;
verklaart dit arrest ten aanzien van de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Noot
Auteur: T. Overdijk[1.]
Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt van discussie blijven.
In Europa moeten uitvindingen een technisch karakter hebben. Dat klinkt als een makkelijk criterium,
maar dat is het niet. Het is op zichzelf niet zo moeilijk om in een octrooiaanvraag een inrichting of
werkwijze op een zodanige manier te omschrijven dat deze als ‘technisch’ kan worden aangemerkt.
Maar daarmee ben je er als aanvrager nog niet. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van
voldoende inventiviteit moet namelijk een onderscheid worden gemaakt tussen technische en niettechnische maatregelen. Technische kenmerken kunnen eraan bijdragen dat wat als uitvinding wordt
gepresenteerd ook voldoende inventief is; niet-technische maatregelen kunnen bij die beoordeling
echter niet meewegen. Deze zaak levert een helder voorbeeld van een systeem dat als geheel een
technisch karakter kon worden toegedicht, maar dat niet voldoende technisch wordt geoordeeld om ook
over de inventiviteitsdrempel heen te komen.
In de onderhavige zaak gaat het om een Europees octrooi voor een systeem voor (kortweg)
elektronische programmagidsen, in het octrooi omschreven als een 'werkwijze en inrichting voor het
toegang nemen tot informatie over televisieprogramma’s. Wat wordt geclaimd is een systeem waarbij de
kijker informatie over televisieprogramma’s kan krijgen in verschillende zgn. ‘overlay-schermen’. Als ik
probeer het octrooi in iets gewoner en gemakkelijker te begrijpen Nederlands samen te vatten, krijgt de
kijker bij verandering van televisiekanaal bij het televisieprogramma een eerste ‘overlay’ met
'kanaalinformatie' en de titel van het gekozen programma. Daarnaast kan de kijker met de
afstandsbediening kiezen om ook nog een volgende overlay in beeld te krijgen die verdere informatie
over het gekozen programma bevat. Op die manier kan de zappende kijker relatief snel een beschrijving
krijgen van het programma dat hij in beeld krijgt. Voor veel televisiekijkers, ook voor deze annotator, is
dit een fenomeen waaraan ze al jaren gewend zijn en waarvan ze zich nooit zullen hebben gerealiseerd
dat hieruit nog eens publicabele octrooirechtspraak zou voortvloeien.
Interessante achtergrondinformatie uit het vonnis in de eerste instantie[2.] is nog dat de aanvraag voor
het octrooi dateert van 10 september 1991. De geldigheidsduur van het octrooi is dus al verstreken (in
2011). De octrooihouder, Rovi, had al verschillende inbreukprocedures achter de rug, in binnen- en
buitenland. In Nederland had Rovi ook al eerder geprocedeerd, tegen Canal Digital. Die zaak is
geëindigd met een schikking, waarbij Canal Digital een licentievergoeding is gaan betalen. De
gedaagden in deze zaak wilden het geschil kennelijk niet op die manier regelen en vochten in
reconventie met alle denkbare argumenten over de gehele linie de geldigheid van het octrooi aan:
een gebrek in de aanvraag wegens verboden toevoeging van materie (artikelen 123 lid 2 en 138 lid
1 onder c EOV/artikel 75 lid 1 onder c ROW 1995);
niet-octrooieerbaarheid omdat computerprogramma’s of de presentatie van gegevens uitgesloten
Computerrecht 2013/193: Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt…
Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C57884&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Dit document is gegenereerd op 30-03-2015. Kijk voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl
Pagina 7/10
-
materie zijn (artikel 52 lid 2 EOV/artikel 2 lid 2 ROW 1995);
gebrek aan nieuwheid (artikel 54 EOV/artikel 4 ROW 1995);
gemis aan inventiviteit (artikel 56 EOV/artikel 6 ROW 1995).
Computerprogramma’s vormen eigenlijk een species van regels en methoden. Ze zijn ingevolge art. 52
lid 2 onder c jo. lid 3 EOV van octrooiering uitgesloten voor zover het de programma’s als zodanig
betreft (‘as such’). Computerprogramma's in combinatie met een apparaat zijn wél octrooieerbaar. Het
apparaat levert dan soms als enige het benodigde technisch karakter. Door een adequate formulering in
het octrooi kan een computerprogramma dus relatief gemakkelijk onder deze uitzondering uitkomen.
Echter, bij het beoordelen van inventiviteit van de vinding worden niet-technische elementen niet
betrokken. Daardoor kan voor computerprogramma’s toch vaak geen octrooi worden verkregen.
Wat deze zaak mede interessant maakt is dat het niet alleen gaat over de uitsluiting van sofware (art. 52
lid 2 onder c EOV, art. 2 lid 2 onder c ROW 1995), maar ook over de uitsluiting van de presentatie van
gegevens (art. 52 lid 2 onder d EOV, art. 2 lid 2 onder d ROW 1995). Het octrooi in kwestie is enigszins
hybride te noemen. Het is niet alleen maar een octrooi op software. Er zitten elementen in van een
elektronische programmagids, waarbij het gaat om een systeem van informatievoorziening dat mede
wordt aangestuurd door software.
De vraag of en in hoeverre bijvoorbeeld software, methoden voor de bedrijfsvoering of manieren voor de
presentatie van gegevens door een octrooi kan worden beschermd, is al voer voor discussie zolang
deze fenomenen er zijn. Via een groot aantal uitspraken van het Europees Octrooibureau (EOB) en later
ook door middel van een aanpassing van het verdrag (EOV) is langzaamaan meer duidelijkheid
verkregen over de voorwaarden waaronder octrooibescherming kan worden verkregen voor software of
voor computer-geïmplementeerde uitvindingen. Het EOB heeft in 2006 een helder overzicht van de
ontwikkeling van de relevante criteria en de stand van de rechtspraak gegeven in de in het arrest
genoemde Duns-zaak.[3.] Deze zaak had weliswaar betrekking op een methode voor de bedrijfsvoering
(‘business method’), maar is evenzeer van toepassing voor andere ‘as such’ uitzonderingen van art. 52
EOV. In de Duns-zaak handelde het om een als ‘business research method’ gepresenteerd systeem
voor het schatten van de verkoop van producten in winkels met behulp van een dataverwerkingsysteem
van het bedrijf Duns Licensing Associates. Dit systeem werd door het EOB niet inventief geacht omdat
het in het systeem primair ging om een manier om commerciële informatie te verzamelen en te
evalueren. Dat werd gezien als een commerciële activiteit, die niets te maken heeft met de technische
oplossing van een technisch probleem. Daarbij werd niet van belang geacht dat de betrokken gegevens
betrekking hadden op fysieke parameters of geografische informatie. Als we op basis van dergelijke
kenmerken zouden moeten zeggen dat een systeem een technisch karakter krijgt wordt de uitsluiting
van business methods in art. 52 EOV zinledig, aldus de Technische Kamer van Beroep (TKB) in ‘Duns’.
De Duns-beslissing bevat een beknopte samenvatting van de vaste rechtspraak van het EOB in 8
punten. Voor de beoordeling van het Rovi-octrooi EP ‘300 zijn de belangrijkste vier punten uit die
samenvatting:
a.
b.
c.
Artikel 52(1) EOV stelt vier eisen aan een octrooieerbare uitvinding: allereerst moet er een
uitvinding zijn en áls er een uitvinding is moet die voldoen aan de eisen van nieuwheid,
uitvinderswerkzaamheid en industriële toepasbaarheid.
Aan een uitvinding wordt de impliciete eis gesteld dat deze een ‘technisch karakter’ heeft.[4.]
Om de octrooieerbaarheid van een uitvinding te kunnen beoordelen moeten de octrooiconclusies zo
worden opgesteld dat ze duidelijk maken wat de technische kenmerken van de uitvinding zijn,
Computerrecht 2013/193: Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt…
Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C57884&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Dit document is gegenereerd op 30-03-2015. Kijk voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl
Pagina 8/10
d.
waarmee is bedoeld de kenmerken die bijdragen aan het technisch karakter van de uitvinding. En
Een octrooiconclusie kan een combinatie van technische en niet-technische kenmerken bevatten en
de niet-technische kenmerken kunnen zelfs een dominerend bestanddeel van de geclaimde materie
vormen. Nieuwheid en inventiviteit kunnen echter alleen op technische kenmerken berusten, die
dus duidelijk moeten worden omschreven.
Niet-technische kenmerken, waarvan niet kan worden aangegeven of en in hoeverre ze een bijdrage
leveren aan de oplossing van het technische probleem waarvoor het octrooi beoogt een oplossing te
bieden, leveren geen technische bijdrage aan de stand van de techniek en om die reden wordt voor de
beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit geen rekening gehouden met dergelijke niet-technische
kenmerken.
De kernoverwegingen van het hof in deze zaak vinden we in de paragrafen 14 en 15 van het arrest. Die
volgen nauwgezet de volgorde die is aangegeven in de Duns-beslissing van het EOB: eerst bepalen of
er een uitvinding is, vervolgens beoordelen of de uitvinding voldoet aan de overige drie eisen.
Aan de eis van een uitvinding is volgens het hof voldaan omdat de conclusies van het octrooi
maatregelen bevatten die een technisch karakter hebben (r.o. 14). Daarmee komt het octrooi dus vrij
gemakkelijk over de zeer lage technisch-karakter-drempel voor het uitvindingsbegrip.
Vervolgens moet dan dus in het kader van de inventiviteitsvraag worden beoordeeld of de uitvinding
inventief is op basis van technische kenmerken (Duns-criterium F). Deze vraag behandelt het hof in
r.o. 15. Wat het hof in dit verband overweegt maak een enigszins tweeslachtige indruk. Enerzijds zegt
het hof in r.o. 14 dat de informatie op de ‘verdere overlay’ 'louter [is] bestemd voor de zappende
televisiekijker en (…) geen enkel effect [heeft] op de technische werking van de methode of het
systeem waarin het wordt opgeroepen'. Het hof ziet dit als presentatie van gegevens ‘als zodanig’, dat
ingevolge artikel 52 EOV niet wordt beschouwd als een maatregel met een technisch karakter. In r.o.
15 lezen we echter dat het hof in de kenmerken (d)-(d3) toch ook technische maatregelen lijkt te zien,
waarop vervolgens een gewone inventiviteitstoets wordt losgelaten. Volgens het hof zou de
gemiddelde vakman, geconfronteerd met het probleem hoe de televisiekijker kan worden voorzien van
‘verdere informatie’ over het programma dat hij aan het bekijken is, zonder meer (dus zonder verdere
inventieve denkarbeid) tot deze technische maatregelen zijn gekomen. Deze maatregelen lagen
volgens het hof binnen het bereik van de gemiddelde vakman en zijn om die reden niet inventief te
achten. Ik vraag me af of het niet helderder was geweest als het hof een duidelijker keuze had
gemaakt of de voor de inventiviteitvraag te beoordelen kenmerken als technisch of niet-technisch
moeten worden beschouwd. Het hof had bijvoorbeeld kunnen zeggen: het leveren van verdere
programma-informatie aan de zappende kijker levert geen technische bijdrage (geen technische
oplossing voor een technisch probleem) en dan zou het doek voor het octrooi reeds zijn gevallen op
grond van Duns-principle (F). Het hof zou voor deze benadering ook steun hebben kunnen vinden in
bijvoorbeeld de uitspraken T 158/88 en T 603/89 van het EOB.[5.] In T 158/88 was sprake van een
combinatie van technische kenmerken (het tonen van tekens op een scherm) en niet-technische
kenmerken (informatieverwerking volgens bepaalde selectiecriteria), die een effect hadden op de
weergave van informatie, welk effect als niet-technisch werd beschouwd. In T 603/89 was sprake van
een ‘fysieke merker’ die op het toetsenbord van een instrument kon worden geplaatst (technisch)
voor het tonen van niet-technische getallen met toelichting, waarvan werd geoordeeld dat dit tot niet
meer leidde dan het verbeteren van een methode voor het verrichten van een mentale handeling, wat
als een niet-technisch effect werd beschouwd. In een recente uitspraak van het EOB (T 1670/07[6.])
Computerrecht 2013/193: Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt…
Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C57884&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Dit document is gegenereerd op 30-03-2015. Kijk voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl
Pagina 9/10
wordt deze consequentie van het uiteindelijk niet-technisch effect van de combinatie van technische en
niet-technische kenmerken aangeduid als the 'technical leakage fallacy'. In deze beslissing werd een
methode voor het vergemakkelijken van winkelen door informatie over aanbieders in een optimale
looproute aan te bieden eveneens als niet-technisch beoordeeld omdat 'it involves only standard human
behavioral concepts such as going to the bank and then going to the supermarket'.
In eerste instantie leed het octrooi reeds schipbreuk op de eerste nietigheidsgrond (toevoeging van
materie). Uit het arrest wordt niet duidelijk wat het hof heeft bewogen om de voorrang te geven aan de
behandeling van twee andere nietigheidsargumenten, uitgesloten materie en gebrek aan inventiviteit –
en het punt van de toegevoegde materie verder te laten liggen. Het heeft altijd iets onbevredigends als
in een vonnis de kortste route naar een beslissing wordt genomen, hoe begrijpelijk ook om het hoofd te
bieden aan de toegenomen werkdruk voor het rechterlijk apparaat. Deze werkwijze heeft helaas (te)
vaak (en ook in deze zaak) tot gevolg dat zeer relevante feitelijke en juridische debatten slechts in één
instantie worden gevoerd. Dat het hof voor zijn beslissing op het hoger beroep een andere weg is
ingeslagen levert in dit geval wel een interessante beslissing op, want bij mijn weten een eerste
Nederlandse toepassing van de actuele stand van de EOB-criteria voor de octrooieerbaarheid van
software, zoals in 2006 neergelegd in de Duns-uitspraak.
Voetnoten
[1.]
Tjeerd Overdijk is advocaat te Amsterdam (Vondst Advocaten)
[2.]
Rb. 's-Gravenhage 18 mei 2011, o.a. gepubl. IEPT20110518
[3.]
Zie T 154/04 dd. 15 november 2006 (Duns) te vinden op www.epo.org/law-practice/case-law-appeals.html en ook op
www.ippt.eu, IPPT 20061115)
[4.]
In dit kader refereert het EOB aan het feit dat er bij een herziening van het EOV aan art. 52 EOV is toegevoegd dat Europese
octrooien worden verleend voor uitvindingen op alle gebieden van de technologie (toevoeging gecursiveerd), maar het EOB
zegt dus niet met zo veel woorden dat de eis van een technisch karakter direct voortvloeit uit deze toevoeging.
[5.]
Gepubliceerd op /www.epo.org/law-practice/case-law-appeals.html
[6.]
EPO T 1670/07 d.d. 11 juli 2013 (Shopping with mobile device/Nokia).
Computerrecht 2013/193: Technisch karakter’ zal bij software-gerelateerde octrooien altijd punt…
Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C57884&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Dit document is gegenereerd op 30-03-2015. Kijk voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl
Pagina 10/10